Qualcomm Inc.（后称Qualcomm）为美国第8063674号（简称674号）专利的专利权人，该专利主张用于多重电源电压系统的具功率检测电路的积体电路设备。Apple Inc.（后称Apple）对前开专利提出两造重审（inter parties review, IPR），专利审判暨上诉委员会（Patent Trial and Appeal Board, PTAB）判定部分请求项违反35 U.S.C.§103不具可专利性，PTAB的判定系根据Apple所提出的理由，该理由部分凭借着申请人所承认的先前技术（applicant admitted prior art, AAPA）。

Qualcomm主张，根据35 U.S.C.§311(b)的规定，PTAB依赖AAPA并不恰当的IPR基础，即Qualcomm于674号专利中声明请求项的大部分限制条件是已知的。CAFC同意前开主张，根据35 U.S.C.§311(b)规定，IPR请求人仅可根据35 U.S.C.§102或§103所提出的理由，并仅基于由专利或印刷出版物组成的先前技术来请求撤销不具可专利性的一项或多项请求项，AAPA并非IPR适当的基础。依据最高法院和CAFC的判例，以及先前的司法解释，CAFC认为，构成IPR理由基础的专利或印刷出版物本身必须是遭挑战专利的先前技术。然而并不包括AAPA，因为AAPA并未包含在先前技术专利或先前技术印刷出版物的文件当中。但鉴于AAPA允许被作为通知知识者的一般知识水准的证据（evidence of the general knowledge of a skilled artisan），因此可用于支持缺少的请求项限制条件或用以支持结合的动机。

CAFC撤销PTAB删除Qualcomm请求项的IPR决定，并将本案发回重审，要求PTAB确认Apple的IPR请求是否基于由专利或印刷出版物组成的先前技术。

资讯来源：台一国际智慧财产事务所

2022年2月